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Le certificat d’utilité, une alternative au brevet

Newsletter Septembre 2021
Rédigé par Laurence Loumes

Le certificat d’utilité français (plus connu à l’international sous le nom de « modèle d’utilité ») est un titre de propriété qui permet de protéger une invention technique avec une procédure d’examen allégée par rapport à celle du brevet.

Le certificat ou modèle d’utilité ne doit pas être confondu avec le « modèle » français qui lui vise à protéger les caractéristiques esthétiques d’un produit. 

Le certificat d’utilité se présente comme un brevet. Il contient un titre, une description détaillée de l’invention, des dessins d’illustrations et des revendications qui définissent le monopôle prétendu. Il est publié à 18 mois de son dépôt (ou de la date de priorité) comme la demande de brevet, et est régit par quasiment les mêmes articles et règles du code de la propriété intellectuelle que le brevet. Cependant, des différences essentielles entre le certificat d’utilité et le brevet existent. Le certificat d’utilité n’est pas examiné sur le fond comme l’est le brevet. Il n’y a pas d’établissement de rapport de recherche et d’opinion quant à la nouveauté et l’activité inventive de l’invention revendiquée. Un simple examen formel est effectué avant sa délivrance, principalement sur la qualification de matière brevetable, ce qui en fait un brevet « léger ».

Le mécanisme de priorité s’applique au certificat d’utilité de la même façon qu’il s’applique au brevet, que ce soit en tant que priorité interne ou priorité étrangère, entre deux demandes de certificat d’utilité ou entre une demande de certificat d’utilité et une demande de brevet (A4.E.2 CUP, A4.C.1 CUP, L.612-3 CPI, L.612-7-2 CPI).

À quoi peut donc servir un certificat d’utilité s’il n’y a pas d’examen de fond ? 

Il peut être utile pour protéger des inventions à durée de vie courte. En effet, le certificat d’utilité a une durée de vie réduite comparée à celle du brevet (10 ans contre 20 pour le brevet, L611-2 CPI). 

Du fait du non-établissement du rapport du recherche, il permet d’obtenir un titre délivré plus rapidement et à moindre cout qu’un brevet. Ce titre peut tout de même jouer un rôle dissuasif. 

Il peut aussi servir à protéger des inventions dont la brevetabilité n’est pas certaine mais dont on souhaite néanmoins obtenir un titre officiel. 

Il peut aussi servir dans les cas où l’on n’est pas encore certain de vouloir obtenir un brevet. En effet, il existe des passerelles entre les demandes de brevet et de certificat d’utilité (L612-15 CPI). Ces passerelles permettent de convertir en l’un ou l’autre des titres lorsqu’ils sont encore au stade de demande. Ainsi, une demande de brevet peut être convertie en certificat d’utilité, et une demande de certificat d’utilité peut être convertie en demande de brevet (pour les demandes de certificat déposées à compter du 11 janvier 2020, loi PACTE) si la transformation est requise avant l’achèvement des préparatifs techniques de publication (environ 16 mois à compter de son dépôt ou priorité). Pour la transformation de demande de certificat d’utilité en demande de brevet, le paiement d’une taxe de recherche sera exigé ce qui donnera lieu à l’établissement d’un rapport de recherche d’antériorité. 

De plus, depuis le 1er juillet 2020 (Loi PACTE), il est possible de déposer auprès de l’INPI une demande provisoire de brevet, qui elle aussi peut être transformée en certificat d'utilité. Pour ce, la requête en transformation doit être déposée dans les 12 mois du dépôt (ou priorité) de la demande provisoire. Attention tout de même à avoir rédigé la demande provisoire la plus complète possible, car la transformation en certificat d’utilité ne peut s’accompagner d’amendements. 

Le certificat d’utilité, lorsque celui-ci a été délivré, peut être directement utilisé contre un concurrent que l’on présume contrefacteur dans le cadre d’une action en contrefaçon. Cependant, comme il n’a pas été examiné sur le fond, il est nécessaire de faire établir préalablement par l’INPI un rapport de recherche (L615-6 CPI). Pour ce, le demandeur doit présenter une requête en établissement du rapport de recherche auprès de l’INPI, et payer une taxe de recherche associée (R616-2 CPI). 

Même si les brevets et les certificats d’utilité français ont des aspects communs, le certificat d’utilité ne permet pas les mêmes actions que le brevet. Par exemple, il n’existe pas de procédure centralisée pour obtenir un certificat d’utilité dans plusieurs pays à la fois, similaire au PCT ou au brevet européen. Il n’est pas non plus possible de demander un certificat complémentaire de protection (CCP) pour prolonger la durée de la protection conférée par un certificat d’utilité relatif à une invention dans les domaines pharmaceutique ou phytosanitaire. Il n’y a pas non plus de procédure d’opposition prévue pour les certificats d’utilité. 

Somme toute, le certificat d’utilité est un outil intéressant pour tout portfolio de propriété industrielle.