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Trade mark cancelled for bad faith, no flower power for Banksy !
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Marque annulée pour mauvaise foi, c’est le bouquet pour Banksy !

Newsletter Janvier 2021
Rédigé par Katy Suzer

Mais qui se cache réellement derrière le pseudonyme « Banksy » ? 

Banksy, artiste provocateur britannique, figure emblématique du street-art et dont la réelle identité est à ce jour toujours inconnue, a récemment payé les frais de cet anonymat. 

Retour sur les faits 

Banksy a rapidement acquis une renommée mondiale sur la scène du street-art notamment grâce au célèbre graffiti « le lanceur de fleurs », reproduit ci-dessous, représentant un manifestant masqué sur le point de lancer un bouquet de fleurs, apparu sur un mur de Jérusalem en 2005 :

BANKSY

Si Banksy a pendant longtemps assuré qu’il ne s’opposerait pas à la reproduction de ses œuvres, en soutenant même « Copyright is for losers », il semblerait que l’intéressé ait depuis changé d’avis. Et afin de faire valoir ses droits et de sanctionner les usages commerciaux non autorisés de ses œuvres, l’artiste se serait tourné vers le droit des marques. 

Le 7 février 2014, une reproduction de l’œuvre « le lanceur de fleurs » a été déposée, à titre de marque, auprès de l’EUIPO par la société britannique Pest Control Office Limited, créée pour représenter les intérêts de Banksy tout en préservant son anonymat. La marque a été dûment enregistrée par l’Office sous le numéro 012575155. 

Invoquant son droit de marque, la société Pest Control Office Limited s’est ultérieurement opposée à la reproduction non-autorisée par la société britannique Full Color Black Limited des œuvres de Banksy sur les cartes postales qu’elle commercialisait. 

En réplique, la société britannique Full Color Black Limited a utilisé une défense classique, à savoir contester la validité du droit invoqué à son encontre. C’est donc devant l’EUIPO qu’une procédure en nullité de la marque « le lanceur de fleurs », a été engagée notamment sur le fondement de l’article 59 (1)(b) du RMUE en faisant valoir le dépôt de mauvaise foi. 

Ce motif est rarement invoqué tant il est difficile de démonter cette mauvaise foi et d’obtenir gain de cause puisqu’il existe une présomption de bonne foi en faveur du déposant. 

Par une décision du 14 septembre 2020 de la division d’annulation de l’EUIPO, Banksy se retrouve tel l’arroseur arrosé, le « lanceur de fleur » n’étant pas une marque valable ! 

Revenons sur les points importants de cette décision.

L'impossible revendication du droit d'auteur

Banksy aurait pu naturellement choisir de se placer sur le terrain du droit d’auteur pour sanctionner la société Full Color Black Limited qui reproduisait ses œuvres. 

En effet, toute œuvre dès lors qu’elle est originale bénéficie d’une protection à titre de droit d’auteur, sans aucune autre formalité. Le graffiti en question aurait donc pu bénéficier d’une telle protection. 

Toutefois, une action basée sur le droit d’auteur aurait supposé que Banksy révèle sa véritable identité et renonce à son anonymat afin qu’il puisse être identifié comme auteur de son œuvre. 

Et c’est bien ce problème de maintien de l’anonymat de l’artiste que soulève la division d’annulation de l’EUIPO en indiquant que « le fait que Banksy ait choisi d’être anonyme et qu’il ne puisse pas être identifié l’empêcherait également de se prévaloir du droit d’auteur sur son œuvre (…). Les preuves apportées montrent qu’il existe un lien entre Banksy et la société Pest Control Office Limited qui semble être le représentant légal de Banksy mais ces preuves ne sont pas exhaustives dans la mesure où l’identité de Banksy ne peut être juridiquement déterminée. Tous ces faits démontrent qu’il serait difficile pour Banksy, à travers son représentant légal, de faire valoir des droits d’auteurs contre des tiers ». 

Or, Banksy, artiste anonyme, souhaite le rester coûte que coûte. Et cet anonymat a un prix : l’impossibilité de revendiquer un droit d’auteur sur ses œuvres. 

Un usage tardif de la marque venant même affaiblir le dossier

Dans sa décision, l’EUIPO relève qu’il n’y a aucune preuve que l’artiste commercialisait réellement des produits ou fournissait des services sous le signe déposé, que ce soit avant la date de dépôt mais également jusqu’à la date de la demande en nullité initiée par la société Full Color Black Limited.

Et ce n’est qu’en 2019, en cours de procédure, que l’artiste britannique a ouvert une boutique en ligne ainsi qu’un magasin éphémère à Londres  appelé « Gross Domestic Product » afin de tenter de démontrer l’exploitation de sa marque. 

Par ce commencement d’usage, Banksy visait également à échapper à une éventuelle action en déchéance pour défaut d’usage de sa marque que pouvait introduire la société Full Color Black Limited puisque dans l’intervalle, la marque objet du litige, enregistrée depuis plus de cinq ans, était devenue vulnérable sur le terrain de la déchéance pour défaut d’exploitation. 

Si l’initiative était bonne, le graffeur, connu pour ses positions «  anti-système » n’a pu s’empêcher par ses déclarations de ruiner les efforts déployés afin d’exploiter sa marque. Banksy avait en effet publiquement déclaré que l’usage en question « n’était pas un véritable usage de la marque dans le but de créer ou de maintenir une part de marché en commercialisant des produits mais un usage uniquement entrepris pour contourner la loi ».

C’était jouer avec le feu et donner l’occasion à l’EUIPO de rappeler à Banksy que si la marque confère un monopole d’exploitation sur un signe distinctif, ce n’est pas sans obligation de la part de son titulaire !  

Ainsi, l’EUIPO, reprenant les déclarations de Banksy, a pu  caractériser  sa mauvaise foi : « Banksy, de son propre aveu est manifestement contre les lois relatives à la propriété intellectuelle, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas bénéficier, sous ces lois, de la même protection que les autres. Néanmoins, il y a des restrictions au droit d’enregistrer une marque et c’est le cas lorsque celle-ci est déposée de mauvaise foi »

Un dépôt jugé de mauvaise foi

L’article 59 (1)(b) du RMUE sur lequel est basé la demande en nullité dispose : 

« La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (…) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ». 

Il n’existe pas de définition légale de la mauvaise foi, la jurisprudence la caractérise comme un 
« comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (selon les conclusions de l’avocat général dans l’arrêt Sharpston du 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C: 2009:361, § 60).

Cette décision rare sur ce terrain, est l’occasion de rappeler les critères à considérer pour apprécier la mauvaise foi d’un déposant : 
-  il convient de se placer à la date du dépôt de la marque en question afin d’apprécier la bonne foi du titulaire ; 
-  c’est au demandeur en nullité qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une marque a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire ; 
-  la mauvaise foi doit être déterminée par rapport aux circonstances objectives du cas d’espèce, celle-ci étant un élément subjectif caractérisant l’intention du demandeur au moment du dépôt.

En l’espèce, la division d’annulation de l’EUIPO s’est notamment appuyée sur deux éléments déterminants pour qualifier la mauvaise foi : d’une part, le dépôt de la marque avait pour seul objectif de s’approprier des droits sur un signe pour lequel Banksy ne pouvait se prévaloir au titre du droit d’auteur en raison de son anonymat et d’autre part, Banksy n’a, au moment du dépôt, aucunement eu l’intention d’exploiter la marque en cause pour les produits et services revendiqués. Les seuls usages identifiés avaient pour seul but de contourner les exigences relatives au droit des marques. 

Et c’est bien ce que conclut  l’EUIPO pour retenir la mauvaise foi : « la marque a été déposée afin que Banksy détienne des droits sur le signe étant donné qu’il ne pouvait pas invoquer le droit d’auteur mais ceci n’est pas la fonction d’une marque (…). De plus, Banksy n’a eu aucune intention d’utiliser la marque en question pour les produits et services contestés au moment du dépôt, qui est la date pertinente à prendre en considération  (…). Ces actions sont en contradiction avec les usages honnêtes. Elles montrent que son intention était d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (…) et par conséquent la marque a été déposée de mauvaise foi ».

Cette décision, tout en reprécisant la notion de mauvaise foi, a le mérite de nous rappeler que le monopole conféré par le droit des marques ne peut être obtenu à d’autres fins que celles relevant des fonctions de la marque, et notamment de sa fonction essentielle : l’identification de l’origine des produits et/ou services d’une entreprise.   

En pratique, ce que l'on peut retenir de cette décision : 

-  au jour du dépôt d’une demande de marque : il faut avoir l’intention d’utiliser la marque pour des produits ou services pour lesquels la protection est demandée. 

Bien qu’aucun texte ne prévoit expressément une telle intention, le fait de demander l’enregistrement d’une marque sans avoir aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services indiqués pourrait constituer un acte de mauvaise foi du titulaire de cette marque, puisqu’un tel dépôt serait contraire à la fonction essentielle de la marque.

-  au terme d’un délai de 5 ans à compter de la publication de son enregistrement, la marque est soumise à une obligation d’usage. Son titulaire se doit d’exploiter le signe déposé pour les produits et/ou services revendiqués lors du dépôt.  

A défaut, un tiers pourrait demander, auprès de l’office compétent, la nullité de la marque dans le cadre d’une action en déchéance à l’encontre des produits et/ou services non exploités. 

Un petit rappel sur les bons réflexes en matière d’usage de votre marque peut être consulté ici.

Les Conseils de Plasseraud IP se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches pour la protection et la défense de vos droits.