Découvrez le dernier podcast de Plasseraud IP qui décrypte les effets de la loi PACTE sur la propriété intellectuelle. L’objectif poursuivi par la loi « Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises », publiée au Journal Officiel le 23 mai dernier, étant de donner aux entreprises les moyens d’innover, de grandir et de créer des emplois.

Nos experts, Isabelle Magnin-Feysot, Philippe Picard et Xavier Rodrigues, exposent les changements et ses impacts dans le podcast sur Radio Village Innovation.

Ci-dessous la retranscription de ce podcast :

23 mai dernier, la loi PACTE (pour « Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises ») a été publiée au Journal Officiel. L’objectif de cette loi est de donner aux entreprises les moyens d’innover, de grandir et de créer des emplois.

Quels changements sont à prévoir en matière de droit de la propriété intellectuelle ?

La loi PACTE apporte des réformes majeures en droit de la propriété industrielle, qui auront par conséquent une incidence pour les entrepreneurs et la protection de leurs innovations. Je pense notamment à la suppression de l’exigence de représentation graphique en matière de marques, à l’introduction du critère de l’activité inventive dans le cadre de l’examen des demandes de brevets, à la création d’une procédure d’opposition administrative aux brevets, à l’allongement de la durée de protection des certificats d’utilité, ou bien encore à un nouveau régime de prescription.

1. Supprimer l’exigence de représentation en matière de marques, concrètement ça veut dire quoi ?

Dans le droit positif actuel, seules les marques susceptibles d’être représentées graphiquement pouvaient être déposées. Cela impliquait par exemple, lorsque l’on voulait déposer une marque sonore, le dépôt d’un sonogramme ou d’une succession de vignettes identifiant les différentes étapes d’un mouvement pour les marques de mouvement.

A l’avenir, il suffira de déposer un fichier MP3 comportant une séquence sonore pour enregistrer une marque sonore, ou un fichier MP4 pour une marque de mouvement, ou une marque multimédia, c’est-à-dire un petit film comportant des images animées et un fichier son.  Quelques exemples de marques sonores d’ores et déjà déposées :
- Barça (enregistrée) : http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017700361
- Netflix (recours pendant) : http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017916805
- Ouverture d’une canette (recours pendant) : http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017912475  
-  Piaggio (refusée) : http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017889555 

Il ne sera toutefois toujours pas possible de déposer des marques gustatives ou olfactives, faute de pouvoir déposer un fichier comportant une représentation stable, pérenne et facilement accessible de ce type de marques

2. Il semblerait que la loi PACTE ait aussi créé de nouvelles actions administratives en nullité et déchéance de marques, c’est bien cela ?

En effet, actuellement, les actions en nullité de marques ou en déchéance pour défaut d’usage ne peuvent être formées que devant les tribunaux judiciaires.

La Directive UE 2015/2436 dite « Paquet Marques » prévoit la création de procédures administratives en déchéance et nullité, c’est à dire des procédures devant être conduites non pas devant les tribunaux, mais devant l’INPI.

Le texte de transposition va pour l’instant au-delà de la Directive et prévoit même une compétence exclusive de l’INPI pour les actions en déchéance pour défaut d’usage et pour les actions en nullité formée à titre principal pour défaut de caractère distinctif de la marque contestée et pour celles formées sur la base de l’atteinte à un droit antérieur, lorsque ce droit est une marque antérieure, une dénomination sociale, une indication géographique, au nom à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution d’une autorité ou d’un organisme de droit public.

Les décisions prises par l’INPI seront susceptibles de recours devant les Cours d’Appel compétentes.

Cette réforme, qui s’inscrit dans un cadre plus large de déjudiciarisation des procédures (comme le divorce par consentement mutuel ou le recours à la médiation) est fondamentale car elle va alléger notablement le rôle du tribunal de grande instance de Paris, qui va perdre, au bénéfice de l’INPI, le contentieux de la déchéance des marques. Elle constitue en parallèle un challenge pour l’administration qui va voir ses missions fortement accrues.     

3. Côté brevets, quand on parle de renforcement de la procédure d’examen des demandes de brevets, à quoi faut-il s’attendre ?

En l’état actuel, l’INPI ne peut rejeter une demande de brevet que pour défaut « manifeste » de nouveauté. C’est ce que prévoir l’article L. 612-12 du Code de la propriété industrielle. Le défaut de nouveauté doit résulter « manifestement du rapport de recherche ». Le défaut d’activité inventive en lui-même n’est pas envisagé comme motif de rejet.

Ainsi aujourd’hui, un brevet français présentant une nouveauté contestable ou un défaut d’activité inventive est quand même délivré et l’INPI ne peut pas y faire obstacle.

Un tel brevet est présumé valable et le seul moyen de l’invalider, c’est qu’un tiers en demande, et le cas échéant en obtienne, la nullité par la voie judicaire. Il en résulte donc pour les tiers une incertitude juridique.

La loi PACTE, dans son article 122, supprime toute référence au caractère « manifeste » des motifs de rejet de l’article L. 612-12 du CPI, et étend la portée de l’examen à l’activité inventive, ce qui constitue un véritable changement !

Le législateur a ainsi voulu faire de la procédure d’examen des demandes de brevet par l’INPI un véritable examen de fond, afin de renforcer la sécurité juridique attachée au brevet français.

Il devrait en résulter une concordance entre ce nouvel examen approfondi des demandes de brevet français devant l’INPI et celui des demandes de brevet européen devant l’OEB.

4. La mise en place d’une procédure d’opposition devant l’INPI est-elle vraiment une nouveauté ? 

En matière de brevets, oui. C’est l’article 121 de la loi PACTE qui instaure une procédure d’opposition devant l’INPI à l’encontre des brevets français. Il est donc possible pour des tiers d’obtenir devant l’INPI la révocation d’un brevet français pour une invention dépourvue de nouveauté et/ou d’activité inventive.

Cette réforme crée donc la possibilité d’obtenir l’annulation d’un brevet par voie administrative alors que seule la voie judiciaire est aujourd’hui ouverte à l’encontre des brevets français.

Concernant les deux nouveautés que nous venons d’aborder, on peut souligner que la mise en place de la procédure d’opposition est complémentaire à celle du renforcement de la procédure d’examen : 
- l’une intervient avant la délivrance et peut conduire au rejet de la demande de brevet, et
- l’autre intervient après la délivrance et peut conduire à la révocation du brevet ou à une limitation de sa portée.

La nouvelle procédure d’obtention des brevets permet ainsi d’assurer la délivrance de brevets français de qualité et d’éviter de perturber la vie économique par des brevets de validité contestable.

5. Et du côté des certificats d’utilité ?

La durée de vie du certificat d’utilité se trouve allongée par la loi PACTE, et passe ainsi de 6 ans à 10 ans. Par ailleurs, il est dorénavant possible de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet (auparavant seul l’inverse était possible, à savoir la transformation d’une demande de brevet en certificat d’utilité).

6. Je comprends que les délais de prescription se trouvent également modifiés par la loi PACTE, n’est-ce pas ?

Tout à fait, l’article 124 de la loi PACTE traite de la prescription des actions en contrefaçon d’une part et de celle des actions en nullité d’autre part.

En ce qui concerne les actions en contrefaçon, c’est le point de départ de la prescription des actions en contrefaçon de titres de propriété industrielle qui évolue : elles seront désormais prescrites par cinq ans, non plus « à compter des faits qui en sont la cause » (c’est-à-dire à compter de la date de réalisation des actes de contrefaçon), mais « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

L’application dans le temps aux faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la loi PACTE sera déterminée par la jurisprudence à venir.

En ce qui concerne les demandes en nullité, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune disposition et les tribunaux ont ainsi fait application des dispositions de droit commun de l’article 2224 du Code civil (délai quinquennal « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »).

La loi PACTE prévoit que l’action en nullité des titres de propriété industrielle est imprescriptible ; on peut donc demander la nullité d’une marque ou d’un brevet quand on le souhaite.