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Les négociations contractuelles en matière de propriété intellectuelle : un challenge à ne pas négliger pour les start-ups

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Les négociations contractuelles sont au centre de la vie de toute société, mais encore plus de celle des start-ups.

En matière de propriété intellectuelle, quels sont les enjeux de ces négociations pour les start-ups ?

Tout d’abord rappelons qu’en quelques années, l’écosystème des start-ups en France a subi une profonde mutation. Des milliers de start-ups ont émergé, dans des secteurs d’activité très divers, à tel point qu’elles constituent aujourd’hui un maillon incontournable de la chaîne d’innovation.

Elles sont devenues le modèle de transfert par excellence, en permettant aux innovations de la recherche fondamentale française d’accéder au marché.

C’est ce transfert que les contrats en matière de propriété intellectuelle viennent encadrer. Et c’est la raison pour laquelle la négociation de ces contrats revêt une importance stratégique fondamentale.

Il y a trois moments charnières pour la négociation des contrats liés à la propriété intellectuelle.
-    à la constitution de la start-up ;
-    au moment de rechercher des financements ou de lever des fonds ;
-    et bien sûr tout au long du développement de la start-up.

Pourquoi faut-il s’investir dans la négociation des contrats liés à la propriété intellectuelle dès la création de la start-up ?

Tout d’abord parce que bien souvent, la start-up est une spin-off d’un laboratoire de recherche publique. Elle est en général créée par d’anciens chercheurs du laboratoire. L’un des premiers contrats que la start-up va devoir négocier sera un contrat avec ce laboratoire lui-même. Pourquoi ? Parce qu’il faudra que la start-up obtienne une licence ou une sous-licence exclusive des brevets qui protègent la technologie ayant fait l’objet de la recherche.

Cette négociation est d’autant plus stratégique que la création même de la start-up va dépendre de la signature de ce contrat. Pas de contrat, pas de start-up.

Généralement, ce premier contrat de licence ou de sous-licence va être la première pierre à l’édifice qu’est la start-up. Il est la base sur laquelle l’avenir de la start-up va reposer, d’où l’importance d’en soigner la négociation. La start-up va ensuite apporter des perfectionnements à cette technologie, seule ou en collaboration avec des tiers, ce qui fera l’objet de nouveaux contrats.

Dans le cadre de la négociation de cette licence, il faut donc prendre certaines précautions. 

Avant d’entamer une négociation de licence, il importe par exemple de bien évaluer la valeur du ou des brevets concernés : est-ce que ces brevets portent sur une technologie essentielle, ou bien au contraire accessoire à l’activité projetée par la start-up ? Est-ce qu’il s’agit plutôt d’un outil de marketing pour la start-up ? Cette appréciation aura un impact fort sur les négociations, puisque sur la base de ces critères, on n’accordera pas la même importance à tous les brevets.

Bien évidemment, il faudra auditer le portefeuille des brevets concernés pour être en position de force dans la négociation. Plus on connaît le jeu de l’autre partie, plus il est facile d’abattre ses propres cartes. On se demandera par exemple quelle est la portée exacte de la protection offerte par les brevets, d’un point de vue technique ? Quels sont les territoires qui sont couverts par les brevets ? Est-ce que la durée de protection restante est suffisante eu égard aux investissements à réaliser ? Est-ce qu’il existe des brevets bloquants détenus par des tiers qui seraient des obstacles en termes d’exploitation ? Les réponses à ces questions sont autant d’arguments à faire valoir dans la négociation du contrat de licence.

Quels sont les points cruciaux lors de la négociation de ce contrat de licence ?

Le but de la négociation, pour une start-up, est d’avoir un périmètre de licence le plus large possible.

Premier point incontournable : il faut négocier l’exclusivité de la licence. A défaut, le titulaire du brevet pourra concéder la même licence à des tiers. En pareille hypothèse, la start-up s’expose, dès sa création, à l’apparition de concurrents directs potentiels. 

Deuxième point essentiel : la portée territoriale de la licence. N’hésitez pas à négocier une licence qui serait valable dans les pays les plus stratégiques dans lesquels les brevets sont protégés, marchés actuels, futurs marchés, marchés de vos concurrents. Là encore, cela limitera l’apparition de concurrents directs et facilitera l’expansion de la start-up à l’étranger.

Ensuite, il faudra bien entendu définir précisément le domaine d’application envisagé. Attention car en matière contractuelle, l’exercice de définition est redoutable. Si un domaine d’application est mal défini, c’est tout un pan de développements ultérieurs qui peut se trouver exclu ou a renégocier. Il faut donc s’appliquer à définir le plus précisément possible le champ d’application de la licence.

La durée de la licence devra elle aussi être négociée. Plus la licence sera longue, plus les investissements de la start-up seront rentables.

Autre point crucial dans la négociation : la possibilité de concéder des sous-licences. Sans l’accord du titulaire du brevet, impossible de sous-licencier la technologie brevetée. Or une start-up peut avoir intérêt, à plus ou moins long terme, à concéder des licences, par exemple dans des pays où elle n’a pas les moyens d’accès immédiat ou bien pour un domaine d’application particulier qui ne l’intéresse pas.

La start-up peut aussi apporter des perfectionnements à la technologie brevetée. Il s’agit d’inventions nouvelles qui se rattachent techniquement à l’invention brevetée, et qui en constituent donc des améliorations ou des évolutions. Ces perfectionnements peuvent être apportés par la start-up, mais aussi par le titulaire du brevet lui-même, soit avant la signature du contrat de licence, soit après. Il convient donc d’envisager le sort de ces perfectionnements dès la négociation du contrat de licence.

Il est aussi primordial d’anticiper les situations où le brevet donné en licence serait contrefait par un tiers. Par principe, seul le titulaire du brevet peut agir en contrefaçon. Mais par exception, le licencié peut aussi agir pour défendre le brevet. Une  clause relative à la défense du brevet  pourra donc être prévue pour exclure toute action en contrefaçon par le licencié exclusif, ou pour en préciser les conditions.

Et enfin, le prix. Ce sujet découlera directement de l’issue de la négociation sur les points précités. C’est souvent la start-up qui devra supporter les frais de propriété industrielle, notamment de procédure et de maintien en vigueur des brevets. L’argument à faire valoir est que la start-up ne doit pas être asphyxiée en termes de trésorerie et disposer de suffisamment de temps pour développer puis exploiter la technologie, de manière à générer des redevances.

Comment préparer sa négociation contractuelle en ayant en tête sa prochaine levée de fonds ?

C’est un sujet d’actualité ! En septembre dernier, le Président Emmanuel Macron annonçait un investissement de 5 milliards d’euros dans les start-ups, et un objectif de multiplier par deux d'ici 2025 le nombre de «licornes», ces jeunes pousses valorisées à plus d'un milliard d'euros.

La start-up a, par nature, vocation à grandir et sera rapidement à la recherche de financements.

Chez Plasseraud IP, nous accompagnons les start-ups dans ce type de négociation de contrats, nous nous projetons et cherchons à sécuriser leurs relations. Pourquoi ? Parce que nous savons d’expérience que c’est ce qui permettra aux start-ups de jouir d’une grande latitude. Nous cherchons aussi à prévoir très en amont les mécanismes qui auront pour objectif de rassurer les futurs investisseurs, lorsqu’ils auditeront ces contrats dans les années qui suivent.

Car que font les financiers, au moment des levées de fonds ? Assistés de leurs conseils, ils passent au crible les contrats de propriété intellectuelle pour évaluer la pertinence et les risques liés à ce financement. Ils veulent s’assurer qu’ils n’investissent pas dans une coquille vide.

Un exemple concret : les clauses précitées vont être épluchées par les financiers pour vérifier qu’un changement de contrôle par prise de participation n’aura pas pour effet d’entraîner la résiliation du contrat de licence. Ils peuvent encore vérifier que le contrat ne fera pas obstacle à une éventuelle cession de la licence à un potentiel futur acquéreur.

Un conseil : pensez à négocier les clauses d’intuitu personae, qui sont généralement très fortes dans les contrats de licence, de façon à les atténuer.

Autre astuce : prévoyez les cas de transfert de la licence et limitez les possibilités pour les concédants de s’y opposer à des cas très spécifiques, comme le conflit d’intérêts ou bien l’atteinte à un intérêt légitime par exemple.

Enfin, gardez à l’esprit que la qualité des accords de propriété intellectuelle est un gage de sérieux qui peut soit rassurer les investisseurs ou bien, soit au contraire les freiner dans leur volonté d’investir.

Et tout au long de son développement, comment une start-up peut-elle sécuriser ses contrats lorsqu’elle innove en collaboration avec des tiers ?

La collaboration peut être un excellent outil pour sécuriser un partenariat. Mais attention, la collaboration peut aussi se révéler être un piège pour la start-up. C’est le cas par exemple si elle ne verrouille pas suffisamment les conditions d’accès par l’autre partenaire à ses connaissances antérieures, ou bien encore si elle négocie sans se projeter les conditions d’exploitation exclusive des résultats, même s’ils sont détenus en copropriété avec l’autre partenaire.

La start-up doit donc cerner l’intention de son cocontractant, à travers le modèle de collaboration ou de partenariat qu’il propose. Et surtout, elle doit prendre l’habitude de négocier les contrats qui lui sont soumis. C’est encore plus vrai le cas pour les contrats liés à la propriété intellectuelle, qui nécessitent une grande expertise, et dont les enjeux sont fondamentaux.

En résumé, les start-ups doivent capitaliser dès le départ et tout au long de leur existence sur la négociation d’accords de propriété intellectuelle, pour s’assurer un accès au marché dans les meilleures conditions, pour rassurer les futurs investisseurs et pour se développer. Et peut-être devenir l’une de ces légendaires « licornes ».

 

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